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Publicado por: Ildo, Advogado
Data: Junho, 17 2021

Marca de Posição, uma nova forma de proteção! 



A Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, dispõe que são passíveis de registro os sinais visualmente perceptíveis, excluindo, assim, uma série de sinais marcários que já são objeto de proteção em muitos países, as ditas marcas “não convencionais”.

Marcas sonoras, olfativas, táteis, gustativas, de movimento (hologramas, gestos e logotipos animados), marcas de posição e trade dress são exemplos de marcas não tradicionais que, mesmo sendo signos distintivos e que permitem a identificação de produtos ou serviços pelo público consumidor, não se enquadram e não cumprem os requisitos legais vigentes. Nesses casos, a busca pela tutela de proteção pelo Judiciário é feita por meio da concorrência desleal, tema ainda muito controverso, que requer uma constante evolução interpretativa dos magistrados.

As tendências de mercado e o uso das novas mídias e tecnologias exigem o desenvolvimento de novos meios para chamar a atenção dos consumidores, imprimindo características mais distintivas aos signos. Nesse sentido, muitas empresas, há anos, estão aplicando suas marcas ou signos em determinadas posições específicas de seus produtos, permitindo que o consumidor reconheça sua marca apenas pela identificação visual do sinal naquela posição, como, por exemplo, a cor vermelha no solado do sapato Louboutin, o que, à época, era uma característica incomum aos calçados. Percebe-se que, nesse exemplo, apesar de ser incomum, o sinal é visualmente perceptível, requisito que lhe garantiria a possibilidade de registro no Brasil.



Para melhor tutelar a proteção de alguns desses signos inovadores, sem que haja alteração da lei, o INPI está buscando uma nova forma de apresentação aos pedidos de registro, além das atuais; (i) figurativa; (ii) nominativa; (iii) mista; e (iv) tridimensional, que é a “marca de posição”.

Nas diretrizes de exame dessa nova forma de apresentação, o INPI a define como aquela “formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, resultando em conjunto capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins”.

Mas não se pode esquecer que a posição de exposição de muitas marcas em produtos de um mesmo segmento pode não variar, portanto, a posição não seria distintiva em relação à concorrência, o que poderá gerar muita discussão sobre a possibilidade do registo. No entanto, o tênis New Balance teve seu registro concedido no Brasil, após ação judicial contra o INPI – que inicialmente indeferiu o pedido de marca – requerendo especificamente a posição do sinal no produto.



Note-se, porém, que a posição da marca “N” no tênis é largamente utilizada pelos fabricantes de produtos do mesmo segmento. Assim, haveria a possibilidade de concessão a novos registros de marca de posição aos produtos abaixo ou eles serão impedidos de utilizá-los na posição já comum nesse mercado?



Em 13/04/21 o INPI publicou no Diário Oficial da União a abertura de consulta pública sobre o exame e registrabilidade de “marcas de posição”, disponibilizando para análise a íntegra das minutas (i) de ato normativo que disporá sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação “marca de posição”; e (ii) das diretrizes de exame de pedidos de registro de marcas de posição.

Veja aqui a Minuta do Ato Normativo:

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf

Veja aqui a Minuta das Diretrizes de Exame:

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf

A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, a Associação Paulista de Propriedade Intelectual – ASPI e a Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIPI, em uma ação conjunta, reuniram-se em três sessões de estudo para avaliação e elaboração de uma manifestação quanto ao texto das minutas. As sugestões resultantes das reuniões serão encaminhadas por meio de documento próprio a ser encaminhado ao INPI até dia 12/06, atendendo à solicitação da Consulta Pública.

É de se esperar que a nova opção traga solução para muitos casos específicos, mas também se percebe que muita discussão poderá surgir, quando as “marcas de posição” entrarem concretamente no dia a dia dos registros marcários.

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