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Publicado por: Fernanda Tissot, Advogada
Data: Junho, 10 2021

A extinção do parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial: a decisão do STF. 



Em nosso artigo anterior, intitulado “A suspensão da aplicação do parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial”, comentou-se sobre a liminar proferida pelo Min. Dias Toffoli na Ação Direta de Inconstitucionalidade n º 5.529 até então em trâmite no STF.

Pois bem, a questão foi definitivamente encerrada em 12/05/2021 com o julgamento da Corte, por maioria dos votos, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), com modulação de efeitos.

A propositura de modulação do Min. Toffoli foi acolhida pela maioria dos ministros da Corte e terão os seguintes efeitos práticos¹:

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De acordo com a decisão (p. 11-12)²:

“A autarquia realizou um levantamento do total das patentes em vigor com extensão de prazo por força do parágrafo único do art. 40 da LPI, considerando uma projeção para 31/12/2021 (ou seja, realizou-se um cálculo conservador, considerando inclusive aquelas situações em que, caso concedida a patente até o final do ano, haveria extensão de prazo), obtendo o total de 30.648 patentes (doc. 232, p. 27). Portanto, esse é o total de patentes que podem ser afetadas pela declaração de inconstitucionalidade do art. 40 da LPI já proclamada por maioria.

Com efeito, do total de 30.648 patentes vigendo com a extensão de prazo decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI (segundo estimativa do INPI), apenas 3.435 (11,21%) patentes são relativas à área farmacêutica. As outras 27.213 (88,79%) são relativas a todas as demais áreas tecnológicas, para as quais proponho modulação dos efeitos. Essa distribuição está clara no seguinte gráfico apresentado pelo INPI (doc. 232, p. 27).

Com efeito, não podemos deixar de levar em consideração na modulação dos efeitos a realidade fática subjacente à aplicação da norma.

Estamos tratando de uma norma que vigeu por 25 anos, de modo que é essencial atentarmos para os riscos sistêmicos da declaração de inconstitucionalidade no caso, conforme preocupação manifestada por meus pares do Plenário na discussão ocorrida ao final da sessão de 6 de maio de 2021, em que formado o quórum pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

Em razão disso é que proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 em relação a todas as demais situações (27.213 patentes – 88,79% do universo aqui considerado), conferindo a elas efeito prospectivos ( ex nunc) , ou seja, a partir da publicação da ata deste julgamento.”

Assim, em cumprimento à decisão do STF, o INPI vem promovendo, gradativamente, ajustes nos prazos de vigência das patentes afetadas, publicando e disponibilizando as cartas-patentes alteradas ou até mesmo a extinção de patentes até então vigentes pela regra do parágrafo único do art. 40.

¹Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195

²Idem

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