A partir de 2021, a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China – CNIPA vem explorando maneiras de aprimorar a sua legislação de propriedade industrial. No entanto, somente em 13 de janeiro de 2023, o CNIPA divulgou os projetos de emendas à Lei de Marcas da China, buscando obter o feedback da opinião pública. Esse projeto representa a quinta revisão da lei de marcas chinesa desde sua promulgação em 1982 e tem como objetivo principal combater depósitos de má-fé, reforçar a exigência de uso efetivo das marcas e, em última instância, reduzir o significativo número de solicitações de registros de marcas. Atualmente, a versão em vigor é a lei revisada de 2019; no entanto, essa legislação ainda é considerada deficiente em diversas áreas.
A seguir, apresentamos as principais modificações propostas pela quinta emenda da lei, com base no estudo que realizamos até a data desta publicação do artigo:
ARTIGO 04
Conceito de “má-fé”
O novo Artigo 4 do projeto de emenda da Lei de Marcas da China reforça que qualquer pessoa natural, pessoa jurídica ou outra organização que precise adquirir o direito de usar exclusivamente uma marca em relação aos produtos ou serviços no curso das operações comerciais deverá solicitar o registro da marca junto ao Escritório de Marcas. Um pedido de registro de marca de má-fé com propósito de não a utilizar, será rejeitada.
De acordo com as Diretrizes de Exame e Julgamento de Marcas, um pedido de registro de má-fé será aquele que demonstrar o comportamento malicioso de ocupação inadequada de recursos de marcas e perturbação da ordem do sistema de registro de marcas, causando, por exemplo, o acúmulo de pedidos. Alguns solicitantes apresentam um número elevado de pedidos de registro de marcas sem a intenção de uso visando o lucro (por exemplo, com os benefícios inclusive monetários dos trâmites de cessão de marcas), o que pode caracterizar um pedido de má-fé
Conforme as Diretrizes de Exame e Julgamento de Marcas, as situações a seguir são categorizadas como pedidos de registro de má-fé:
ARTIGO 05 (atual Artigo 4.1 e 3.1)
Readequação das disposições gerais e introdução à exigência e compromisso de uso
O mencionado artigo ajusta as disposições gerais relacionadas ao titular do pedido de registro e aos direitos a ele pertinentes, incluindo disposições gerais sobre o uso da marca. Abaixo segue a redação do Artigo 4.1, com destaque para as inclusões e melhorias propostas no Artigo 5:
| Redação Artigo 4.1 (4ª Emenda) |
Redação Artigo 5 (Proposta 5ª Emenda) |
| “Any natural person, legal entity or other organization intending to acquire the exclusive right to use a trademark for the goods or services in production and business activities, shall file an application for registration of the trademark with the Trademark Office.” |
“Any natural person, legal entity or unincorporated organization intending to acquire the exclusive right to a trademark to use or commit to use on the goods or services in production and business activities, shall file an application for registration of the trademark with the Intellectual Property Administrative Department of the State Council. A trademark approved by the Intellectual Property Administrative Department of the State Council is a registered trademark, and the trademark registrant enjoys the exclusive right to use the trademark and be protected by law.” |
O Artigo 05 também adotaria a exigência de que os depositantes de marcas solicitem somente as marcas que estejam sendo utilizadas ou que o depositante se comprometa a usar no comércio no momento do pedido.
Para tanto, similar à prática americana, após 05 anos contados da data da concessão (Artigo 61), uma declaração de uso seria exigida e se porventura o titular da marca não apresentar tal declaração, a marca será considerada abandonada e cancelada pelo CNIPA, não senão possível o redeposito da marca no prazo de 01 ano após o cancelamento da marca (Artigo 21) – similar à prática árabe cujo prazo para redeposito é de 05 anos.
O CNIPA pode providenciar inspeções aleatórias da autenticidade da declaração e pode exigir que o proprietário da marca complemente as evidências de uso arquivadas. A penalidade por apresentar declarações falsas seria o cancelamento da marca.
ARTIGOS 14 e 21 (atual Artigo 9.1)
Proibição de apresentação sobreposta de pedido de registro de marca
Os Artigos 14 e 21 da proposta de emenda também introduzem o princípio de impedir o registro duplicado, o que significa que se uma pessoa apresentar pedidos de registro sobrepostos, no intuito de registrar a mesma marca, para os mesmos produtos, a solicitação mais recente será rejeitada após o registro da solicitação anterior ser confirmado. O objetivo final é, mais uma vez, aprimorar a eficiência das autoridades de administração de marcas.
Um destaque deve ser feito para o parágrafo 2º do Artigo 21 da proposta que estabelece exceções ao dispositivo anterior da seguinte forma:
“(1) quando foram feitas melhorias menores com base na marca anterior que foi efetivamente utilizada, para as necessidades de produção e operações comerciais, e o requerente pode explicar as diferenças;
(2) quando a marca anterior não foi renovada por motivos não atribuíveis ao requerente;
(3) quando a marca anterior foi arquivada devido à falha em fornecer explicação de uso a tempo, mas a marca anterior foi efetivamente utilizada;
(4) quando a marca anterior foi cancelada devido à falta de apresentação de evidências de uso no procedimento de cancelamento por falta de uso em três anos consecutivos, cujas razões não são atribuíveis ao requerente, mas a marca anterior foi efetivamente utilizada;
(5) quando a marca anterior foi declarada inválida devido ao conflito com quaisquer direitos ou interesses anteriores de terceiros, mas tais direitos ou interesses já não existem;
(6) quando existem outras razões justificadas para a requerer um pedido de registro duplicado ou em situações de prorrogação de registro da marca”.
ARTIGO 18
Proteção de Marcas Notoriamente Conhecida e proteção contra diluição
O Artigo 18 busca introduzir restrições em relação à utilização de qualquer cópia, imitação ou tradução de uma marca notoriamente conhecida, não registrada na China, no contexto de produtos idênticos ou similares. Além disso, também proíbe o uso de cópias, imitações ou traduções de marcas notoriamente conhecidas em produtos diferentes.
No que concerne à categoria de “marcas notoriamente conhecidas” no segundo parágrafo, esta Proposta de Emenda eliminou o qualificador “registrado na China” no artigo correspondente da atual Lei de Marcas. Em outras palavras, o âmbito de proteção oferecido no referido parágrafo foi expandido para abranger “marcas notoriamente conhecidas não registradas na China”.
Pertinente a salvaguarda contra diluição, tal disposição adicional foi inserida no terceiro parágrafo do Artigo 18 da Proposta de Emenda:
“Quando a marca em utilização ou sujeita a solicitação de registro consistir em uma cópia, imitação ou tradução de outra marca notavelmente reconhecida pelo público em geral e for suficiente para induzir o público relevante a acreditar que a marca está fortemente vinculada à marca notavelmente reconhecida, resultando assim na diminuição dos elementos distintivos da marca notavelmente reconhecida, prejudicando a reputação da marca notavelmente reconhecida ou explorando indevidamente a reputação da marca notavelmente reconhecida, o seu uso será proibido e nenhuma solicitação de registro será autorizada.”
ARTIGO 22
Prevenindo situações caracterizadas como má-fé
O novo artigo 22 contém uma lista de circunstâncias que serão presumidas pelo CNIPA e pelos Tribunais para indicar que um pedido é feito de má-fé. Isso fará com que esses pedidos sejam rejeitados ex officio pelo CNIPA na fase de exame ou em oposições. Os pedidos que forem caracterizados como protocolos de má-fé poderão, agora, servir como base para uma reivindicação de indenização por parte do titular da marca que foi, eventualmente, prejudicado e os dados do processo assim como o motivo do arquivamento por má-fé será público para que novos titulares tomem ciência e que fiquem proibidos de solicitar marcas nas mesmas circunstâncias.
As novas emendas propostas também delineiam as penalidades por violação das disposições do Artigo 22. De acordo com o Artigo 67 das emendas propostas, envolver-se em qualquer um dos comportamentos mencionados acima pode resultar em uma advertência e uma multa de até RMB 50.000. Em casos graves, pode ser imposta uma multa de RMB 50.000 a RMB 250.000. Qualquer lucro obtido ilegalmente também será confiscado.
A seguir estão exemplos de comportamentos caracterizados como “má-fé” pelo CNIPA no seu Artigo 22 do projeto de emenda de lei:
- Solicitar muitos pedidos de marcas sem a finalidade de uso (especificamente artigo 22.1);
- Solicitação de pedido de marca de forma enganosa ou outro meio impróprio;
- Solicitação de pedido de marca que atente contra interesses nacionais, interesses sociais públicos, ou tenha outros efeitos adversos graves;
- Violar o disposto no Artigo 18 (proibir a cópia, imitação ou tradução de marca notória), Artigo 19 (impedir que agentes ou representantes protocolem as marcas do titular ou representado em nome próprio sem autorização) e Artigo 23 (restringir o pedido de marca que já exerça certo grau de influência), por vez que prejudica os direitos ou interesses jurídicos de terceiros ou busca interesses ilegítimos;
- Solicitação de pedido de marca de forma maliciosa.
ARTIGO 37
Revogação de publicações em Diário Oficial relacionado à Aprovação Preliminar
Antes da aprovação do pedido de registro de uma marca, se o CNIPA constatar que uma marca que tenha sido preliminarmente aprovada viola as disposições do Artigo 15 da lei atual, poderá revogar a publicação do Diário Oficial e reexaminar o referido pedido.
ARTIGO 39
Redução de prazos e extinção do procedimento de recurso
Na minuta do Artigo 39 está prevista a redução do período de oposição de 03 meses para 02 meses. Além disso, o maior ajuste seria quanto à revogação total dos procedimentos de recursos administrativos atualmente disponíveis contra decisões de oposição.
Ao aplicar o Artigo 39, o único recurso disponível para um titular de marca cujo pedido é rejeitado pelo CNIPA em um processo de oposição seria interpor um recurso diretamente no Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim. Esta alteração visaria agilizar o procedimento de análise de marca e melhorar a eficiência do Escritório de Marcas local, pois consolidaria os trâmites de exame no CNIPA e recursos diretamente nos Tribunais.
Em referência aos prazos, a parte oposta que deseja se manifestar da decisão emitida pelo CNIPA em sede de oposição pode apresentar um processo ao Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim dentro de 30 dias a partir da data de recebimento da decisão. O tribunal notificará o oponente para participar dos procedimentos como terceira pessoa.
ARTIGO 42 (atual Artigo 35.3)
Manutenção de decisões anteriores ao Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim
A redação do artigo 42 estabelece que quando os Tribunais Populares (ou seja, o Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim ou o Tribunal Superior de Pessoas de Pequim) revisarem um recurso, indeferimento ou uma questão de invalidação com base em direitos anteriores, uma subsequente alteração no status da marca anterior relevante não afetará a revisão pelo Tribunal Popular “a menos que o princípio da equidade seja flagrantemente violado”.
Em outros termos, o artigo 42 versa que o status dos direitos anteriores da marca no momento em que o CNIPA decidiu um específico assunto, terá precedência sobre uma alteração posterior no status da marca em questão, a menos que isso resulte em um resultado flagrantemente injusto. Ainda, de acordo com a prática atual, os examinadores da CNIPA têm certo grau de discrição para adiar a revisão
Um dos pontos de atenção é que neste tópico seriam necessários maiores esclarecimentos sobre quais as exceções contempladas pela adoção do “princípio da equidade” e como isso afetaria a prática.
ARTIGOS 45 e 46
Cessão das marcas obtidas de má-fé como direito legítimo do titular interessado
Os novos Artigos 45 e 46 oferecem vários benefícios a um titular genuíno de uma marca, a começar pela possibilidade de aquisição de uma marca que tenha sido requerida de forma desleal. Atualmente, o pedido de registro de terceiro fica exposto a oposições e ações de cancelamento por falta de uso, medidas que seguirão em vigor e sem planejamento de alterações, todavia tais os artigos garantiriam a cessão de marca ao titular interessado ao invés de apenas invalidar os processos – como é praticado atualmente.
Neste trâmite, a marca exposta ficaria sobrestada até a conclusão da transferência pois somente no deferimento da cessão é que o legítimo titular terá possibilidade de utilizá-la. A proposta acrescenta que a cessão não será concedida se a marca cedida provoque confusão de mercado ou outros efeitos adversos, e nesses casos a marca seria simplesmente cancelada tal qual dispõe a lei atual.
- Uso de marcas de alto renome;
- Situações em que se detecte claramente infração de direitos anteriores de terceiros;
- Situações em que o titular ou o representante legal não tenha capacidade legal para protocolar um pedido de registro dentre outros poderes correlacionados ao trâmite de registro de marca.
ARTIGO 48
Efetividade das Declarações de Anulação
O artigo em questão amplia a disposição presente no Artigo 47 vigente, confirmando que o uso de uma marca registrada, posteriormente declarada inválida, sujeita-se a sanções administrativas por infração nos termos do novo Artigo 74.2, quando tal uso infringir os direitos registrados de terceiros, e o titular do registro ou seu licenciado agir de má-fé.
ARTIGO 50
Instauração do “período de quarentena”
Este artigo expande a versão atual do próprio Artigo 50, ao confirmar que um “período de quarentena” de 01 ano será aplicado ao registro de marcas que sejam idênticas ou semelhantes a marcas registradas que tenham sido canceladas nos itens III, IV e V do Artigo 49 (Capítulo VI sobre o Controle Administrativo do Uso de Marcas), canceladas por violação da proibição de alteração unilateral conforme o Artigo 64, revogadas por não apresentar evidências de uso de acordo com o Artigo 61, ou que não estejam sujeitas a renovação dentro do prazo após o término do período de registro.
ARTIGO 61
Declaração de uso
Este artigo descreve que o titular do registro de marca deverá fazer uma declaração ao CNIPA dentro de 12 meses, a cada cinco anos após o registro da marca. Isso inclui informações sobre o uso da marca em produtos aprovados ou razões justificáveis para não utilizá-la. Se nenhuma declaração for feita no prazo, o CNIPA notificará o titular.
Se o titular não fizer uma declaração em seis meses após a notificação, a marca será considerada abandonada e será cancelada pelo CNIPA.
ARTIGO 62 (atual Artigo 59)
Exceções ao Direito de Proibição
O detentor do direito exclusivo de uso de uma marca não tem autorização para proibir terceiros de realizar as seguintes ações, desde que estejam em conformidade com práticas comerciais:
- Utilizar o próprio nome e endereço de boa-fé;
- Utilizar nomes de locais geográficos, nome genérico, gráficos, modelos, termos técnicos ou outros sinais relacionados à descrição da mercadoria contida na marca registrada, para descrever o tipo, natureza, qualidade, função, uso, peso, quantidade, valor, origem e outras características da mercadoria;
- Utilizar a marca registrada apenas para indicar a função, o público-alvo ou o cenário de aplicação, exceto quando isso possa induzir o público a erro.li>
ARTIGOS 83 e 84
Direito à compensação civil
Observando o disposto nos Artigos 83 e 84 da proposta de emenda, qualquer envolvido que sofra prejuízos resultantes de um pedido de má-fé poderá entrar com um processo judicial no tribunal competente e pleitear compensação. Além disso, a lei explicita pela primeira vez que “as despesas razoáveis pagas pela referida parte para conter o pedido de má-fé” serão incluídas nos cálculos compensação.
Os Artigos 83 e 84 ainda estabeleceriam um sistema de litígios de Propriedade Industrial para interesses públicos, ou seja, casos em que a intervenção seria realizada pelo Ministério Público. Se um pedido de registro eventualmente prejudicar os interesses do estado, os interesses públicos da sociedade ou causar efeitos significativamente desfavoráveis, o Ministério Público deverá entrar com um processo de acordo com a lei.
Pelo que se nota, as modificações buscam evitar e penalizar os usos de má-fé, o que pode trazer ainda mais investimentos e segurança a tais investimentos estrangeiros na China.
Fontes:
Disponível em: CHINA NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION. Circular of China National Intellectual Property Administration on Seeking Public Opinions on the Draft Amendment to the Trademark Law of the People’s Republic of China (Draft for Comments). China: CNIPA, 2023. Acesso em: 15 de julho de 2023.
Disponível em: EMBAIXADA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. Guidelines on Trademark Protection and Enforcement in China. China: GB China Embassy, 2021. Acesso em: 22 de junho de 2023.
Disponível em: NATIONAL PEOPLE’S CONGRESS. Database of Law and Regulations: Trademark Law of the People’s Republic of China. China: NPC, 2007. Acesso em: 01 de agosto de 2023.
Disponível em: XU, Liang. New Trends, New Possibilities: A Comment on the Proposed Fifth Amendment to China’s Trade Mark Law; GRUR International, publicado me 09 de agosto de 2023. Acesso em: 15 de agosto de 2023.
