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Publicado por: Luís Vieira
Março, 11 2021

A Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade.

A invenção é comumente definida como uma solução técnica inusitada e surpreendente para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico. Em particular, uma patente para ser concedida deve atender aos requisitos de patenteabilidade, devendo ter aplicabilidade industrial, suficiente nível de inventividade e novidade absoluta em relação às técnicas anteriores já conhecidas ou divulgadas, devendo justificar, por meio de uma descrição detalhada e completamente replicável por um técnico no assunto, como superar o problema técnico existente. Ademais, como parte essencial determinante do escopo de proteção da especificação do pedido de patente, uma elaboração “cirúrgica” do quadro reivindicatório pode determinar a amplitude e efetiva superação do cenário técnico mundial existente, além de agregar e determinar o valor de fato deste ativo intangível que é a patente.

Caminhando neste sentido, deve ser perceptível ao inventor e pretenso titular de uma patente, que desde uma primeira etapa de avaliação e início da redação do pedido de patente, abalizadas por profissionais habilitados na área de patentes, até uma etapa posterior de execução de eventuais alterações a serem realizadas e submetidas aos escritórios oficiais de patente, podem existir etapas intermediárias consultivas complementares, uma vez que pode haver limitações temporais quanto à apresentação de emendas, tais como àquelas aplicáveis até o requerimento de exame no INPI/BR, conforme determina o Art. 32 da LPI¹.

Assim, considerando que as reivindicações do pedido de patente devem representar o que de fato há de novo e inventivo a se proteger, sob pena de perda de foco ou mesmo de parte do objeto de proteção, dentre as etapas a serem executadas no desenvolvimento da redação do pedido de patente é extremamente recomendável a realização de uma etapa inicial de pesquisa de anterioridades de modo a, além de direcionar o melhor aproveitamento e confecção das reivindicações, permitir uma visão antecipada e estratégica ao depositante sobre a amplitude do escopo de proteção, se houver, assim como prever as chances de prossecução do processo e possíveis barreiras impeditivas à sua concessão.

Em complemento à recomendável etapa inicial de pesquisa de anterioridades e à elaboração do pedido de patente a ser depositado, existem outras possíveis etapas que permitem agregar novos indícios da real chance de patenteabilidade do pedido, permitindo até mesmo reconfigurar o pedido com emendas de modo a contornar determinadas anterioridades ou se manifestar e obter respostas em relação a uma opinião preliminar realizada sob o ponto de vista de um escritório oficial de patentes.

Surgem então, como oportunidades de execução desta etapa alternativa de obtenção de uma opinião preliminar sobre patenteabilidade, os serviços de exame preliminar disponíveis tanto pelo depósito de um pedido internacional via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)², ofertado pelas Autoridades Internacionais de Busca, quanto pelo serviço de Busca e Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade ofertado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR).

Conforme definido pelo INPI/BR³, “a Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade é um relatório informativo emitido por um Examinador de Patentes com opinião inicial sobre a patenteabilidade de pedidos de patente (envolvendo aspectos formais e técnicos, incluindo a realização de uma pesquisa internacional), permitindo ao depositante a obtenção de uma busca e de uma avaliação preliminar mais rápida sobre o seu pedido, quando comparada com o fluxo regular de exame”. De modo vantajoso, tal serviço também permite que se tragam argumentações complementares em resposta à opinião inicial e seu conteúdo técnico será levado em consideração quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente⁴, o que certamente traz uma previsibilidade de cenário e certa segurança ao requerente, permitindo tomadas de decisões como, por exemplo, sobre a continuidade ou desistência do pedido, sobre a viabilidade de aporte financeiro ao desenvolvimento de produto ou processo correlato ou mesmo sobre notificações a eventuais infratores, tudo ainda no início do processamento do pedido de patente.

Por sua vez, o PCT, além de ser um caminho particularmente vantajoso devido à extensão de prazo para depósitos em outros países, também compreende uma pesquisa internacional, por meio de uma autoridade de busca internacional, estabelecendo documentos de patentes publicados que constituem o “estado da técnica”, e resulta em uma opinião escrita sobre a patenteabilidade da invenção. Em adição, e de modo facultativo, o PCT também pode permitir a realização de um exame preliminar internacional, com base em argumentações e/ou emendas realizadas pelo titular do pedido em razão do conteúdo da opinião escrita.

Sendo assim, a opção pela utilização da expertise do profissional habilitado em patentes na realização de pesquisa e redação de patentes em conjunto com as opções estratégicas de serviços complementares de análise preliminar disponibilizadas pelos escritórios oficiais de patente, constitui uma decisão estratégica extremamente interessante e favorável àqueles que buscam diferenciais e melhores resultados em matéria de patentes, tornando-se ainda mais relevantes para pequenas empresas ou pessoas físicas nacionais, que correspondem ao maior índice de pedidos de patente nacionais indeferidos ou rejeitados pelo INPI/BR.

¹http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

²https://www.wipo.int/pct/pt/index.html

³https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/opiniao-preliminar-1

⁴https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/resolucao_123_2013_opiniao_preliminar_1.pdf

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