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Em 2017, quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI publicou a Instrução Normativa nº 70/2017, que passou a vigorar em 01/07/2017, estávamos diante de modificações importantes no sentido de desburocratizar o registro e averbação de contratos.

Dentre tais alterações, a mais importante foi a inclusão de uma nota informativa nos certificados, com o seguinte conteúdo “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”, o que significa dizer que o INPI passou a não intervir nas questões de “mérito” dos contratos a serem averbados ou registrados, não interferindo, por exemplo, nas cláusulas que versassem sobre remuneração contratual, vinculação entre as empresas (cedente ou cessionária), período de dedução fiscal, dentre outras. Noutras palavras, o INPI passou a não observar os contratos sob a luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital, o que era feito de forma muito criteriosa até a entrada em vigor da Instrução Normativa nº 70/2017.

Assim, o INPI passou a analisar apenas as condições gerais de admissibilidade dos contratos, examinando a existência de eventuais anterioridades (ou seja, se havia contratos já averbados ou registrados com o mesmo conteúdo e objeto), e se contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica estavam enquadrados no art. 211 da Lei da Propriedade Industrial. De toda forma, as disposições da Lei 8383/91, Portaria 436/1958 e Lei 4131/62 continuam vigentes e sua observância deveria ser analisada pelo Banco Central e pelo banco operador.

Pois bem. E o que há de novo após 2017? Vejamos abaixo os principais pontos.

Os impactos do Novo Marco Cambial (Lei nº 14.286/2021)

A Lei nº 14.286/2021 passou a vigorar em 30/12/2022 e trouxe importantes avanços, como a possibilidade de pessoas físicas operarem diretamente no mercado de compra e venda de moedas além da simplificação das transferências internacionais.

Para os contratos de transferência de tecnologia, a nova Lei Cambial revogou a necessidade de averbação ou registro dos contratos junto ao o INPI e sua respectiva apresentação ao BACEN, para pagamento de valores ao exterior a título de royalties, sendo necessária, contudo, a comprovação do pagamento dos impostos devidos na transação.

Além disso, não há mais a limitação dos valores das remessas de royalties entre empresas relacionadas, o que sempre foi um grande impasse nos contratos de transferência de tecnologia, que estavam submetidos aos percentuais máximos estabelecidos pela Portaria/MF nº 436/58. Pela Portaria, o limite de remessa entre partes relacionadas era o mesmo estabelecido como limite de dedutibilidade fiscal do IRPJ.

No entanto, apesar dos grandes avanços, é importante destacar que para que este desembolso possa ser considerado como valor a ser deduzido no cálculo do lucro real, a necessidade de registro/averbação perante o INPI persiste.

Noutras palavras, para fins de dedutibilidade fiscal, a necessidade de registro ou averbação dos contratos de transferência de tecnologia junto ao INPI ainda se faz necessária.

Deliberações do INPI a respeito de contratos de transferência de tecnologia: flexibilização e normatização | Portarias nº 26 e 27/2023

No dia 03/01/2023, o INPI declarou a sua intenção de flexibilização da análise de contratos de transferência de tecnologia. Dita declaração foi motivada por um documento encaminhado pela Licensing Executive Society – LES Brasil em conjunto com a International Chamber of Commerce – ICC-Brasil, reivindicando aprimoramentos e alterações de entendimento do Instituto em alguns pontos.

Assim, segue, resumidamente, o que foi solicitado e o que foi decido pelo INPI:

Reivindicado pela LES/ICC: Remoção da obrigatoriedade de notarização e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras e aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa também da necessidade de e-notarização e e-apostila.

O que será adotado pelo INPI: Decidiu-se que, nas situações que envolvem a utilização de assinatura digital, não será mais exigido o apostilamento/legalização consular. Nos demais casos, permanece a necessidade de apostilamento/legalização consular. Cumpre informar que a Procuradoria Federal Especializada do INPI, firmou entendimento acerca da viabilidade da admissão de assinaturas digitais com processo de certificação emitido pela ICP-Brasil, bem como a possibilidade de aceitação de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que utilizados certificados emitidos por outras entidades, na forma do artigo 10 da MP n º2.200-2/2001, conforme critérios em avaliação. Foi decidido que serão iniciados de imediato procedimentos para a implementação dessa decisão.

Reivindicado pela LES/ICC: Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas.

O que será adotado pelo INPI: Decidiu-se que, o procurador do requerente da averbação ou registro deve declarar, via formulário eletrônico, responsabilizar-se pela veracidade tanto das informações prestadas quanto dos documentos juntados. Irão implementar de imediato as mudanças nos formulários eletrônicos, devendo-se, também de imediato, abolir a obrigatoriedade das rubricas. Acordou-se também que, enquanto a mudança nos formulários não for realizada, será exigida uma declaração do procurador do requerente, anexada à petição a ser protocolada no INPI, em que ele atesta a veracidade das informações e dos documentos apresentados, sob as penas da lei.

Reivindicado pela LES/ICC: Remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura.

O que será adotado pelo INPI: Acatou-se a remoção da obrigatoriedade da inserção de duas testemunhas, ficando facultado às partes.

Reivindicado pela LES/ICC: Remoção da necessidade de apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil.

O que será adotado pelo INPI: Acatou-se a sugestão e o sistema será atualizado para retirada de tal obrigatoriedade.

Reivindicado pela LES/ICC: Pedido de Aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada – também conhecido como licenciamento de know-how.

O que será adotado pelo INPI: INPI confirmou a aceitação desta modalidade contratual.

Reivindicado pela LES/ICC: Retirada da impossibilidade de pagamento de royalties por pedidos de patentes, de DI e de marcas.

O que será adotado pelo INPI: O INPI decidiu que não serão criados obstáculos que possam inviabilizar pagamentos pactuados entre as partes contratantes quando do registro e averbação de contratos que versem sobre patentes, desenhos industriais e marcas. Destaque-se que dita conclusão já foi objeto de posicionamento jurídico referente aos pedidos de marcas. Assim, decidiu-se que será encaminhada consulta à Procuradoria Federal do INPI sobre a possibilidade da extensão desse entendimento para patentes, desenhos industriais e demais ativos de PI, no que couber. Assim, para marcas, a data a ser considerada como termo inicial para o item “Prazo de Vigência Declarado no Contrato”, constante do certificado emitido pelo INPI, deve ser a declarada no próprio contrato submetido à averbação perante a Autarquia.

Note, contudo, que na semana seguinte ao informativo proferido pelo INPI, ou seja, dia 10/01/2023, emitiu-se novo comunicado, informando o que segue:

Em face a publicação da ata de Reunião de 28/12/2022 no dia 03/01/2023, esclarecemos que as deliberações ali constantes necessitam de revisão normativa, portanto até que sejam publicadas as normas atualizadas, estão em vigor as normativas relativa a matéria de averbação e registro de contratos.

Ainda, o INPI também publicou o entendimento que deverá ser adotado sobre a possibilidade de se realizar a remessa de royalties por pedidos de registro de marcas. Esta é uma grande mudança, visto que até hoje só eram aceitos contratos de licenciamento de pedidos de registro de marca caso fossem gratuitos. Neste cenário, caso fossem onerosos, somente se podia realizar pagamentos após a concessão da marca e não havia a possibilidade de remessa retroativa, como acontecia no caso de patentes.

Assim, recomendou-se a revogação ou revisão dos artigos abaixo da Resolução nº 199/2017 do INPI:

Art. 13. O campo Prazo de Vigência Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro obedecerá à vontade das partes no contrato, observados os seguintes aspectos: § 3º O prazo de início da averbação dos pedidos que se tornaram Registro de Marca será a contar da data de publicação do deferimento da expedição do Certificado de Registro de Marca na Revista da Propriedade Industrial;

Art. 14. Nos contratos de licenciamento de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia, o campo Valor Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro será o valor declarado do contrato, observando o seguinte aspecto:

V – A alteração do Valor Declarado do contrato constante no Certificado de Averbação ou de Registro será por apresentação de termo aditivo ao Contrato por meio de petição para emissão de um novo Certificado de Averbação ou de Registro, exceto o aplicado ao § 4º do artigo14, do Anexo desta Resolução.

Dessa forma, atendendo aos anseios da normatização do que foi decidido pelo INPI, em 11/07/2023, o Instituto publicou as Portarias nº 26 e 27/2023, que alteram os aspectos formais e técnicos mencionados acima, trazendo maior segurança jurídica aos que requerem a averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia.

Para ter acesso à integra das Portarias, clique clique aqui.

Os impactos da Medida Provisória nº MP 1.152/2022, agora convertida em Lei (Lei nº Lei nº 14.596/ 2023)

A Lei nº 14.596/2023 (advinda da MP 1.152/22) deverá entrar em vigor em 01/01/2024 ou, caso opte-se, ainda no ano-calendário de 2023, contudo, a Receita Federal ainda não informou como se dará esta opção, conforme era previsto no art. 46, § 2º da MP e agora previsto no art. 45 da, § 2º da Lei nº 14.596/2023 .

Dita MP vem em boa hora para alterar a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoa Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, dispondo sobre as regras de preços de transferência, em linha com os padrões mundiais previstos pela OCDE.

Ademais, a MP agora convertida em Lei, trouxe novas regras de transfer pricing abrangendo royalties e transações com partes relacionadas no exterior. Em resumo, as mudanças mais relevantes previstas para janeiro de 2024 são as seguintes:

o Para operações internacionais envolvendo o pagamento de royalties entre empresas relacionadas, será adotado um dos 5 métodos de transfer pricing, quais sejam: PIC – Preço Independente Comparável, PRL – Preço de Revenda menos Lucro, MCL – Custo mais Lucro, MLT- Margem Líquida da Transação, MDL – Divisão do Lucro. Pode-se, segundo a MP, adotar outros métodos, desde que a metodologia alternativa adotada produza resultado consistente com aquele que seria alcançado em transações comparáveis realizadas entre partes não relacionadas.

o As margens fixas da Portaria/MF nº 436/58 não serão mais aplicáveis.

o Previsão expressa do princípio arm’s length para o cálculo do IRPJ e CSLL (ou seja, as condições de uma transação entre partes relacionadas, devem ser as mesmas daquelas adotadas entre partes independentes).

o Remessas para paraísos fiscais não serão dedutíveis.

Como visto, de 2017 para cá, muitas modificações impactarão os contratos de transferência de tecnologia no sentido de simplificar e desburocratizar as transações. Esses impactos certamente serão observados na prática e devem fomentar o desenvolvimento econômico do Brasil.