Publicado por: Fernanda Tissot, Advogada
Data: Abril, 22 2021
A suspensão da aplicação do parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial.
Recentemente houve decisão liminar proferida pelo Min. Dias Toffoli acerca da constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), o que fomentou relevantes discussões sobre a motivação da decisão, trazendo embates com argumentos importantes tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade do referido parágrafo.
Pois bem, o parágrafo único do art. 40 da LPI prevê que o prazo de vigência das patentes não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão:
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
Tal dispositivo foi incluído em nossa legislação no intuito de corrigir certa “injustiça” causada pela demora de análise de patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o chamado “backlog de patentes”. Isso porque as patentes levam em média 11 anos para serem analisadas e concedidas (dados de 2019) e em muitos campos técnicos tal média é maior. A intenção do dispositivo, portanto, é a de conferir alguma garantia aos inventores que tiveram sua análise de patenteabilidade afetada pela demora do INPI, na medida em que teriam, no mínimo, 10 ou 7 anos de proteção após a concessão, independentemente do tempo de análise.
Como mencionado anteriormente, há muitas críticas quanto à legalidade do parágrafo único do art. 40, que acabaram culminando na Ação Direta de Inconstitucionalidade n º 5.529 em trâmite no Supremo Tribunal Federal – STF, no intuito de se declarar inconstitucional dito parágrafo.
Os favoráveis à inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, como é o caso do saudoso prof. Denis Barbosa, lembram que na área farmacêutica, 92% das patentes deste campo tecnológico, receberam a extensão prevista no parágrafo primeiro¹, sendo a exceção, neste caso, uma regra.
Por outro lado, outros autores como Nuno Pires de Carvalho², relembram que a questão do prazo de vigência de patentes deve ser considerada na perspectiva de que a proteção mínima de patentes era necessária para que o Brasil pudesse acessar os mercados internacionais, o que permitiu a adesão ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) em 1994 e à Organização Mundial do Comércio (OMC), gerando nosso consequente avanço econômico.
Ainda sobre o TRIPS, o Acordo prevê em seu art. 33 que os membros devem assegurar um prazo de vigência, a contar do depósito das patentes, não inferior a 20 anos e o parágrafo 2º do art. 62 esclarece que os Membros “assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.”
A despeito de toda discussão travada sobre o tema, fato é que em decisão liminar proferida pelo Min. Dias Toffoli, em 07/04/2021 e posteriormente mais bem explicada em 08/04/2021, o Ministro deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 40 da LPI, somente às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com efeitos ex nunc, ou seja, efeitos prospectivos.
Assim, nos termos da decisão:
“• As patentes dessa categoria que, até a data de ontem (07/04/2021), já haviam sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 continuam em vigor, até eventual decisão do Plenário em contrário, visto que a liminar não tem efeito retroativo e, conseguintemente, os atos praticados à luz da norma permanecem, por ora, intocados;
• A partir da data de hoje (08/04/2021), o INPI, ao conceder uma patente da categoria fixada na decisão, não poderá fazê-lo com a extensão prevista na norma questionada, de modo que o privilégio durará pelos prazos do caput do art. 40 (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade, a contar do depósito). E isso é válido tanto para os pedidos já depositados e à espera de uma resolução da autarquia, quanto para os novos pedidos.”
A partir da comunicação da decisão ao INPI, na data de 15/04/2021, o Instituto publicou em sua Revista da Propriedade Industrial o seguinte trecho, listando as patentes afetadas:
Em obediência à decisão liminar da ADI 5529, proferida no dia 07 de abril de 2021, pelo Ministro Dias Toffoli, não será aplicado o dispositivo previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279 às patentes concedidas a partir daquela data, relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. As patentes de produtos e processos farmacêuticos serão identificadas pela classificação que atende ao artigo 229 C, e os equipamentos e materiais de saúde serão identificados pela matéria reivindicada. […]
Caso o julgamento colegiado do STF conclua pela procedência dos pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República – PGR, vários cenários se mostram possíveis, mas o que mais chama atenção é a eventual decisão com efeitos ex tunc (ou seja, retroativos) sem modulação de efeitos, como já sinalizou ser a decisão futura do Min. Dias Toffoli, o que ainda gerará muita discussão sobre os impactos na indústria farmacêutica e em contratos já celebrados para exploração de patentes, até então, vigentes.
Resta-nos aguardar as “cenas dos próximos capítulos” dessa longa discussão sabendo, desde já, que a partir da decisão de 08/04/2021, patentes concedidas para produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, não mais terão a extensão prevista no parágrafo primeiro do art. 40, seja para novos pedidos seja para os que já estão em trâmite perante o INPI.
¹Disponível em https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2021/04/PDF_As-Inconstitucionalidades-da-Extensa%CC%83o-dos-Prazos-das-Patentes.pdf p. 8.
²Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/342594/a-palavra-ausente-em-todo-o-debate-relativo-a-vigencia-das-patentes.
