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Publicado por: Fernanda Tissot, Advogada
Abril, 07 2020

Atualização de Logomarca

Atualizei minha logomarca. E agora? Preciso de um novo registro de marca?

A resposta é: depende.

Sabe-se que a tendência é que, de tempos em tempos, as empresas atualizem, modernizem e ressignifiquem suas marcas, para que mesmo com o passar dos anos, possam cativar os consumidores.

Contudo, além de contratar uma boa assessoria de branding e design é também necessário buscar assessoria jurídica no intuito de verificar a necessidade ou não de realizar um novo pedido de registro de marca junto ao INPI, para continuar garantindo a proteção de sua marca.

Isso porque, muito embora pela legislação brasileira não seja necessário comprovar o uso da marca para obter sua proteção, após 5 (cinco) anos de sua concessão inicia-se o prazo para que terceiros interessados em extinguir sua marca, apresentem um pedido de caducidade. Aí está o problema.

A caducidade funciona da seguinte forma: um terceiro com legítimo interesse, protocolará uma petição junto ao INPI requerendo a caducidade de sua marca, pelo fato de sua empresa utilizar uma marca diferente da que consta do certificado de registro, ou seja, com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original.

A partir daí, o ônus da prova se inverte e o titular da marca deverá comprovar o uso da marca, conforme concedida, por meio de notas fiscais e outros documentos. A investigação do uso da marca abrangerá os 5 (cinco) anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.

Assim, caso a marca seja mista (com logomarca) o uso não tenha sido comprovado da “forma originalmente registrada ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo” (INPI, 2019), o seu registro de marca poderá ser extinto, afetando profundamente os negócios empresariais, podendo, na pior hipótese, haver a impossibilidade de uso da marca que há anos está consolidada.

Assim, em muitos casos de atualização de logomarca, recomenda-se um novo pedido de registro, visto que não há a possibilidade de se requerer alterações ou modificações no registro já existente.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (INPI, 2019) orienta e dá exemplo do que pode ser considerado dentro dos limites da alteração do caráter distintivo original de uma marca:

Alteração do caráter distintivo original

Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI. A avaliação do caráter distintivo levará em consideração primordialmente os elementos principais e distintivos do conjunto para a caracterização do seu uso.


Exemplo:

As alterações na estilização da figura do pássaro, a retirada da expressão irregistrável “SUCOS & BEBIDAS” e a exclusão do sombreado vermelho sob o termo “TROPICANA” não alteraram o caráter distintivo da marca originalmente concedida, sendo considerada hábil para fins de comprovação do uso do sinal em procedimento de caducidade.

Como visto, o conceito do que pode configurar uma “alteração substancial” é muito subjetivo, portanto, é fundamental contar com a ajuda de um profissional especializado na área da propriedade intelectual, para que a melhor orientação seja garantida e que a nova estilização da marca traga clientes e não dores de cabeça.

Assim, caso a sua marca tenha sofrido alteração substancial, o que as vezes pode compreender até mesmo o simples “face lift”, é necessário analisar a necessidade ou não de um novo pedido de registro.

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