A marca, em sua essência, é um sinal distintivo visualmente perceptível, cuja função principal é identificar e diferenciar produtos ou serviços, associando-os à origem ou procedência específica. Essa função tem como objetivo prevenir a confusão de nomes no mercado, proporcionando segurança jurídica tanto aos consumidores quanto aos titulares dos direitos sobre a marca.

Contudo, em um mercado cada vez mais competitivo, não basta que uma marca apenas identifique um produto ou serviço. É fundamental que se destaque e seja percebida como única e diferenciada em relação às demais marcas no mercado. Esse fator de distintividade é crucial não só para o sucesso da marca, mas, ainda, para garantir a proteção jurídica por meio do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pois, a ausência de distintividade, inclusive, é considerada impeditiva para o registro de uma marca.

Uma importante exceção à regra da distintividade ocorre quando uma marca inicialmente considerada genérica, descritiva ou evocativa do produto ou serviço que representa, adquire notoriedade e, por meio do uso contínuo e consolidado no mercado, torna-se passível de proteção marcária. Esse fenômeno é conhecido como distintividade adquirida ou “secondary meaning”, e, no Brasil, é amplamente reconhecido pela doutrina e pelos tribunais, embora não seja igualmente considerado pelo INPI no atual processo de análise para registro de marcas.

No contexto da distintividade adquirida, o que importa é a percepção do público. Se os consumidores conseguem associar uma marca a um determinado produto ou serviço, a distintividade é reconhecida, independentemente de a marca ser composta por termos genéricos ou comuns. Ou seja, a marca ganha distintividade quando o seu significado secundário prevalece sobre o significado inicial, tornando-se reconhecida e exclusiva aos olhos dos consumidores.

Como exemplos de marcas que passaram a ter a distintividade adquirida citam-se “A Casa do Pão de Queijo”, “American Airlines”, “Atlético Mineiro” e “China in Box”. Embora inicialmente essas marcas fossem consideradas genéricas ou descritivas e, portanto, irregistráveis, o uso contínuo e reconhecido no mercado propiciou a proteção de tais signos por registro, em razão da identificação exclusiva com produtos ou serviços específicos.

Essa relevante abordagem, até então não reconhecida pelo INPI na análise de pedidos de registro de marcas, finalmente foi inserida na pauta do Instituto, que em 29/10/2024, por meio da Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2808 publicou uma Consulta Pública sobre a análise da aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca. Tal consulta visa colher contribuições dos interessados, permitindo um debate mais amplo sobre o tema e promovendo maior clareza e uniformidade nos processos de registro de marcas.

Os interessados têm até 29 de janeiro de 2025 para enviar suas sugestões, por meio de formulário próprio disponibilizado pelo INPI, via e-mail [email protected]. Esse processo não só representa uma oportunidade para aprimorar a regulamentação sobre a distintividade adquirida, mas, ainda, busca garantir maior transparência, previsibilidade e participação da sociedade nas decisões do Instituto.

Diante dessa importante regulamentação, marcas inicialmente não distintivas passarão a ser protegidas por meio de registro, desde que provado o uso contínuo e substancialmente exclusivo, o que leva à identificação da marca como pertencente a um único titular. Isso representa um avanço significativo, principalmente para empresas que, apesar de possuírem marcas inicialmente genéricas ou descritivas, conseguiram estabelecer uma forte identidade no mercado, sendo facilmente reconhecidas pelo público consumidor.

Em síntese, a análise e regulamentação da distintividade adquirida pelo INPI representam um marco no campo da propriedade intelectual, proporcionando um meio de proteção para marcas que se tornaram distintivas diante do uso efetivo e consolidado no mercado.